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從檢索到佈局,完整揭秘新創該具備的「專利」知識

H.spectrum / 陳穎潔 2018-05-21
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專注於專利營運與知識產權的賽恩倍吉顧問公司卓立庭高級總監,出身於電子技術背景,後接觸法務與商管,如今已在專利領域走跳十年。十年來的經驗濃縮成一小時的課程,卓總監更能理解台下技術背景學員的需求與疑惑,從基本的專利簡介、如何閱讀專利,到創業初期的必修心法——專利檢索,到最後的專利佈局,一次完整揭秘!

不可不知的專利迷思

專利權,並不是獨佔權,而是排他權;另一方面,專利也是屬地主義。

經常有人認為只要專利申請通過,便能獨佔此市場,但事實上專利並不是獨佔權,而是排他權。 首先專利權都有一定的期限,在期限內可排除他人未經其同意而製造、販賣、使用,或為上數目的進口相關產品。也就說過了專利期,專利權便會消失,這也是許多大藥廠發明新藥後期面臨到的競爭問題。

再者,假設今天 B 專利為基於 A 專利之改良專利,B 專利權人若要實施 B 專利必須先通過 A 專利權人的同意。但不代表 A 專利權人就能任意使用 B 專利,依然須通過 B 專利權人的同意。由此可知,掌握關鍵技術的專利是很重要的,相關的國際大廠也將願意支付高額費用收購。

另一方面,專利是屬地主義,就像各國有各國當地適用的法律一樣。所以申請專利時需詳細考慮產品在製造,販賣,及使用等各層面可能會經過哪些國家。反面來說,若某產品在美國有申請專利,但卻沒有在大陸申請,那麼大陸製造、販賣該產品片不會造成侵權。 所以當發現你的產品已有競爭者申請相關專利時,先別放棄,還可盡快佈局那些競爭者尚未申請的國家。

檢索第一步:釐清檢索目標

在進行專利檢索前,必須先釐清檢索目的為何,一般有以下三種情況。

情況一、產業基礎研調:

指企業為作併購或投資決策時,所需進行的專利檢索。

情況二、產品風險管控調研:

指企業為掌握自身與對手之產品是否侵權,所進行的檢索。

情況三、研發項目專利調研:

此部分為大多新創團隊必經之過程,進一步深入說明。研發項目專利調研需與產品開發同時並進,相輔相成。產品開發前期需了解競爭對手、參考現有技術並擬定發展發向。產品設計階段需考量銷售區域、合作夥伴、相關專利之買賣與授權,或迴避與破解等。到產品後期準準備申請時,則需檢索相關前案,制定專利申請策略與分析權利保護範圍。

如此浩大之工程實屬不易,大多還需仰賴專業智財團隊。但必須再次強調,研發項目與專利申請是同時並進的,卓總監此觀點更是呼應了之前世博國際商業法律事務所-張淑貞營運長的說法:要有優質的智財權,從選題時就要開始規劃與風險評估。

界定檢索範圍

相信大家一定有這樣的經驗,在輸入關鍵字欲搜尋相關專利時跳出一大把一大把的結果。如此龐大的資訊根本無法消化,也很難界定哪些是真正實質相關且重要的專利。

此時,卓總監告訴大家,需先進行「產品-技術結構拆解」,方可避免以上的窘境,排除無關訊息、避免判斷錯誤與時間浪費。

什麼「產品-技術結構拆解」?

首先,想像今天你是一位腳踏車廠商,腳踏車即可分類為單速車、變速車、越野車等,其中每種又包含煞車系統、腳踏板、坐墊等。利用此法不停分類、拆解產品與相關技術,限縮範圍,搜尋與之對應的專利,才能較快的找到你所期望的目標內容。反過來說,若在專利搜尋時輸入「腳踏車」為關鍵字,當然會出現許多無關之內容。

完成「產品-技術結構拆解」後,可將檢索結果對應到產業鍊、供應鏈、價值鏈,甚至連結到某些企業之營運成果,藉以了解關鍵技術位於何處。 或者可以利用申請年、權利人、區域等因素交叉分析,進一步掌握此領域的趨勢、發展熱度、主要權利人有誰、重點發展區域為何等。了解這些情報後,才能更進一步地替自己的產品做完善的佈局。

善用檢索工具

還記得專利是屬地主義嗎?在課堂中,卓總監大方地分享了幾個各國常用的專利檢索網站。

台灣:中華民國專利資訊檢索系統
美國:USPTO
大陸:SIPO - 提供多國專利檢索
歐洲:EPO - 提供多國專利檢索
Google: patents - 提供多國專利檢索
PatentCloud: http://www.patentcloud.com

檢索工具能幫我們快速的找到標的專利,但官方機構的檢索工具無法將資料大筆下載並匯出,也沒有記憶的功能。而非官方機構的檢索,除本身檢索功能外,仍無法做到在系統中組織、分門別類、與記憶之功能。總的來說,卓總監最推薦的為 PatentCloud 檢索系統,它能夠一次檢索多國專利,並將其整合到同一頁面。還有記憶、專案管理等實用的功能。如此一來,在產品的發展週期,也能適時的更新與追蹤相關的專利。

專利已經不僅是保護產品的工具,也變相成為情蒐的戰場,考驗誰能洞察先機。在課堂的最後卓總監提醒大家,就算真的沒時間,也至少一定要看過訴訟,或大型投資併購的專利。 這種專利通常極為重要,也是核心技術的所在!

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賽恩倍吉顧問公司卓立庭高級總監 與 H.spectrum 學員 H.spectrum
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本文授權自《H.spectrum》,作者:陳穎潔

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